专利侵权案件，什么情况下适用惩罚性赔偿？

原告M荷兰公司系涉案发明专利的专利权人，其分别于2018年、2020年、2021年通过不同渠道购买到被告宁波J公司制造、销售的被诉侵权产品，其中，2020年系购买自被告上海D公司经营的4S店。

M荷兰公司曾于2016年以宁波J公司2016年9月18日之前制造、销售的被诉产品侵犯涉案专利权为由，向外地某法院提起诉讼。外地某法院一审判决后，M荷兰公司提起上诉，最高人民法院于2020年8月20日作出二审判决认为，M荷兰公司于2016年购买的产品系由宁波J公司生产，M荷兰公司于2013年6月24日、2015年6月17日、2015年11月3日分别发送的侵权警告函已经送达到宁波J公司，M荷兰公司的起诉并未超过诉讼时效，故判决宁波J公司赔偿M荷兰公司61万元。2020年10月12日，上述最高人民法院判决书送达至宁波J公司。

M荷兰公司认为，宁波J公司制造、销售被诉侵权产品的行为侵犯了涉案专利权，且侵权恶意明显，情节严重，本案应适用惩罚性赔偿。上海D公司销售了侵犯涉案专利权的产品，亦应承担相应的侵权责任。因此，M荷兰公司诉至上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院），请求判令两被告停止侵权，并分别赔偿原告经济损失及合理开支。案件审理过程中，原告以涉案专利权到期为由，撤回有关停止侵权的诉讼请求。

宁波J公司认为，涉案三款被诉侵权产品均非宁波J公司制造，M荷兰公司主张的赔偿数额明显过高。上海D公司认为，其销售的被诉侵权产品具有合法来源，上海D公司对此已尽到合理注意义务，不应当承担赔偿责任。

本案中，根据人民法院从税务局调取的相关发票，当事人确认2016年9月19日至2021年11月19日期间，宁波J公司销售被诉侵权产品的含税销售金额总计137549258.20元，其中，有一张发票的开票时间在前述最高人民法院判决书送达至宁波J公司之后。由中华人民共和国工业和信息化部指导、中国汽车技术研究中心有限公司与中国汽车工业协会联合主办的《中国汽车工业年鉴》2021年版中“2020年中国汽车零部件产业发展综述”一文载有，2020年中国汽车零部件产业产品利润率约为6.5%。

一、专利侵权案件是否应当适用惩罚性赔偿责任

二、惩罚性赔偿数额应如何计算

知识产权惩罚性赔偿制度的确立是我国加大知识产权保护力度的重要体现，对于遏制故意侵权行为具有重大意义。2020年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）增设了惩罚性赔偿责任制度，目前司法实践中适用惩罚性赔偿的专利侵权案件较少。如何准确把握专利侵权案件中惩罚性赔偿的适用条件，是此类案件需要解决的问题。

一、惩罚性赔偿的适用条件

《专利法》第七十一条规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。”《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称《惩罚性赔偿解释》）第一条规定：“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”

根据上述规定，适用惩罚性赔偿需要同时满足主客观两方面的要件，主观要件为“故意”、客观要件为“情节严重”。故意是指行为人明知自己的行为会造成损害后果而希望或者放任结果发生的主观状态。情节严重主要针对行为人的手段方式及其造成的后果等客观方面。

《惩罚性赔偿解释》第三条、第四条分别对符合该两项要件的情形进行了列举，但也均设定了兜底条款。这给惩罚性赔偿的适用留有了空间，但在具体案件的适用中仍应合理把握尺度，防止惩罚性赔偿的滥用。对于专利侵权案件中适用惩罚性赔偿应从主客观方面考量以下主要因素：

➤ 关于主观要件，即对于侵犯专利权的故意的认定，应综合考虑涉案专利权的状态、侵权人对于涉案专利的存在是否知晓、侵权人对于侵权是否有判断能力、侵权人是否有企图隐瞒侵权的行为等因素，在侵权人明知被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围的情况下而实施的侵权行为，应认定属于故意侵权。

本案中，首先，被告的被诉行为发生在原告专利权有效期内，且原告曾三次向被告发送侵权警告函，即被告知晓涉案专利的存在。其次，侵权产品与涉案专利系构成相同侵权，被告作为专业生产汽车零部件的公司有判断侵权的能力，且在先判决已认定被告产品落入涉案专利权的保护范围。再次，被告在两次诉讼中均存在否认实施制造侵权产品，以及未主动履行在先生效判决的不诚信行为。因此，本案被告在知晓涉案专利且明知其产品落入涉案专利权保护范围的情况下而实施侵权行为，符合故意侵权的主观要件。

➤ 关于客观要件，即对于侵犯专利权情节严重的认定，应综合考虑侵权方式、侵权次数、侵权行为的持续时间、规模、后果等因素。

本案中，首先，在前案生效判决作出后，被告仍继续实施了侵犯原告专利权的行为。其次，虽然前案一审因诉讼时效等原因未判决被告承担侵权责任，但在该判决作出后，被告未提出上诉，此时被告产品落入原告涉案专利权保护范围的认定已经明确且不存在争议，且在本案中，被告对于被诉侵权产品落入涉案专利保护范围亦不持异议。此种情况下，被告仍在继续实施侵权行为，与《惩罚性赔偿解释》中“因侵权被行政处罚或者人民法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为”从本质上而言是相同的。再次，被告系侵权产品的制造商，侵权获利达四百余万元，数额巨大。因此，本案被告被人民法院认定侵权的情况下，继续实施侵权行为，且数额巨大，符合情节严重的客观要件。

综上，结合以上主客观要件，被告明知被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围，仍继续实施侵权行为的，属于故意实施侵犯涉案专利权的行为，且情节严重，应承担惩罚性赔偿责任。

二、惩罚性赔偿基数的确定

根据《专利法》第七十一条的规定，惩罚性赔偿数额的确定首先需要明确权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益，在权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的情况下，也需要有可参照的专利许可使用费。

赔偿金额基数确定难是导致实践中影响惩罚性赔偿制度适用较少的重要原因，这一问题需要从两方面进行解决。

一方面，适度加强人民法院依职权调取证据的力度。由于与侵权行为相关的财务资料主要由侵权人掌握，除非被告提供，否则难以确认侵权获利。除强化证明妨碍制度的适用外，人民法院可以向网络平台、税务机关等第三方机构调取有关被诉侵权产品销售情况的资料，从而更为准确地计算出被告的侵权获利。例如本案中，人民法院通过向税务机关调取涉及被诉侵权产品的销售发票，以此作为确定赔偿金额的基础。

另一方面，适度降低惩罚性赔偿金额基数确定因素的精度。实践中，要精确计算出侵犯知识产权的损失或获利基本上是难以实现的。对此可以通过已查明的侵权产品的销售金额，乃至侵权人对外宣称的经营业绩，并结合行业利润率、专利贡献度的情况予以确定。本案中，在确定了被诉侵权产品销售金额的基础上，结合较为权威的行业利润率，并考量专利贡献度，合理计算得出被告的侵权获利，明确了惩罚性赔偿的基数。

（评析部分仅代表作者个人观点）